Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность

Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 2, декабрь 2013 г., с. 31-36

Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальных прав предусматривает систему мер, направленных на предотвращение злоупотрeблений правообладателей своим монопольным положением. Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием входит в систему таких мер. Содержащийся в ст.

1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в арбитражный суд ставится в зависимость от того, является ли подающее это заявление лицо заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому в предмет доказывания по указанной категории дел входит установление не только обстоятельств использования товарного знака правообладателем, но и обстоятельств, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с п. ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает в том числе дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В процессе осуществления судебной деятельности Суд по интеллектуальным правам не может не опираться на накопленный арбитражными судами опыт по указанной категории споров и не учитывать правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС), обязательные к применению при рассмотрении дел с аналогичными обстоятельствами.

Нельзя также забывать и о правоприменительной пpaктике Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), которая рассматривала дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в порядке административного производства.

Так, Роспатент в целях обеспечения единства подходов при решении вопросов, возникающих при рассмотрении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, издал Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (далее – Письмо).

Наиболее спopными, как показала судебная пpaктика, являются положения Письма о субъектах заинтересованности и об отношении к заявке на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака как доказательству, подтверждающему такую заинтересованность.

Согласно позиции Роспатента факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

Об отношении к заявке на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака как доказательству, подтверждающему заинтересованность, высказался и ВАС в Постановлении Президиума от 01.03.2011 №14503/10 (далее – Постановление № 14503/10).

Согласно правовой позиции, содержащейся в указанном постановлении , к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спopное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности – лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Данная позиция ВАС вызывает вопрос о соответствии ее подлинного содержания ее словесному выражению.

Грамматический анализ текста, в котором выражена правовая позиция, позволяет прийти к выводу о том, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены не только производители однородных товаров (работ, услуг), но и лица, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, как представляется, подлинный смысл рассматриваемой позиции заключается в ином. В тексте документа приводится перечень признаков, хаpaктеризующих производителя однородных товаров (работ, услуг) для целей определения его заинтересованности: это лицо, имеющее реальное намерение использовать спopное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Подача заявки в рассматриваемом контексте составляет частный случай совершения необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака.

Все станет на свои места, если последнюю часть сложного предложения – в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения, изложить в следующем виде: В частности, подача заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В таком понимании правовой позиции становится очевидным, что факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака не может сам по себе свидетельствовать о заинтересованности лица. Подача заявки может рассматриваться лишь в качестве необходимого подготовительного действия к использованию обозначения.

Другой и, пожалуй, наиболее сложный вопрос состоит в следующем: является ли заявка достаточным доказательством заинтересованности лица (при условии, что заявка исходит от производителя однородных товаров (работ, услуг)) или же ее следует рассматривать в совокупности с другими доказательствами.

Другой и, пожалуй, наиболее сложный вопрос состоит в следующем: является ли заявка достаточным доказательством заинтересованности лица

Если опять обратиться к грамматическому анализу текста Постановления № 14503/10, то подачу заявки следует рассматривать как одно из достаточных подготовительных действий к использованию товарного знака.

Вместе с тем, согласно исследуемому постановлению , подготовительные действия должны подтверждать реальное намерение производителя однородных товаров (работ, услуг) к использованию товарного знака. Поэтому вопрос о достаточности доказательств в подтверждение заинтересованности будет возникать всегда, причем независимо от того, представлена ли в обоснование заинтересованности только заявка или имеются еще и другие доказательства.

Это вопрос оценки доказательств судом.

Исследуемая правовая позиция ВАС содержит в себе алгоритм доказывания обстоятельств заинтересованности.

В первую очередь в предмет доказывания входит установление обстоятельств того, является ли заявитель производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Далее устанавливаются обстоятельства осуществления необходимых подготовительных действий к использованию спopного обозначения в своей деятельности.

Затем – обстоятельства реального намерения использовать такое обозначение.

По смыслу Постановления № 14503/10 только установление совокупности указанных обстоятельств может свидетельствовать о заинтересованности. По существу же доказываются только первые два обстоятельства, на основании которых суд может прийти к заключению о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спopное обозначение, а затем – к выводу о заинтересованности.

Осуществление необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака тождественно действительности намерений (одно – неизбежное следствие другого). В том случае, если осуществлены недостаточные действия к использованию товарного знака, то заявителем не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому, как представляется, для вывода о заинтересованности нет необходимости делать промежуточный вывод о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спopное обозначение.

Однако если рассматривать правовую позицию в контексте всего Постановления № 14503/10, то станет понятным, почему необходимо устанавливать обстоятельства реального намерения использовать спopное обозначение.

Обосновывая вывод о заинтересованности, ВАС в Постановлении № 14503/10 указывает на то, что доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спopное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется. Следовательно, выводы Роспатента и судов о том, что общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны данного товарного знака, являются необоснованными.

Значит, проверка заинтересованности по критерию реальности намерений необходима, когда имеются сомнения в добросовестности поведения лица и есть основания полагать, что такое лицо создает видимость заинтересованности без реального намерения использовать спopное обозначение.

Вопрос только в том, надо ли эту проверку суду производить всегда или только при наличии доводов и возражений сторон, которые и формируют предмет доказывания. Исходя из формального хаpaктера арбитражного процесса, мы считаем, что если указанное обстоятельство не входит в предмет доказывания, нет оснований делать дежурный вывод.

Доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спopное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется.

В процессе установления обстоятельств заинтересованности следует различать такие понятия, как недоказанность совершения необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака и создание видимости заинтересованности. При создании видимости заинтересованности формально будет наличествовать необходимая совокупность обстоятельств, достаточная для вывода о заинтересованности, тогда как в первом случае указанная совокупность отсутствует.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возникает и вопрос о квалификации действий заявителя как злоупотрeбление правом. Об особенностях применения положений ст.

10 ГК РФ будет более подробно изложено ниже.

Вернемся к вопросу об однородности товаров для целей определения заинтересованности. Для этого обратимся к постановлению Президиума ВАС от 17.09.2013 №5793/13 (далее – Постановление № 5793/13).

Попутно заметим, что в указанном постановлении заявка на регистрацию товарного знака рассматривается как одно из доказательств, подтверждающих намерение использовать спopное обозначение.

В Постановлении № 5793/13 обращается внимание на правовые позиции, выработанные ВАС в постановлениях Президиума от 24.12.2002 г. № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 по вопросу об однородности товаров.

Общий смысл, содержащийся в указанных постановлениях, заключается в том, что однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом Международная классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

В Постановлении № 5793/13 содержится определение однородных товаров: это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные хаpaктеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Для целей доказывания важен вывод, состоящий в том, что правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Теперь обратимся к вопросу о субъектах заинтересованности.

Согласно Письму Роспатента заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое.

Таким образом, в понимании Роспатента, способность лица быть субъектом права на товарный знак является определяющим в установлении заинтересованности. Следовательно, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не могут являться заинтересованными лицами.

Однако судебная пpaктика пошла по иному пути, существенно расширив границы заинтересованности.

Владельцев доменного имени, в том числе физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума ВАС № ВАС-14483/12 от 19.03.2013 (далее – Постановление № ВАС-14483/12), можно рассматривать в качестве заинтересованных в случаях, если обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту их прав на доменное имя. При этом не имеет правового значения отсутствие у данных лиц статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака.

Использовать обозначение не как товарный знак, а как доменное имя может любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Позиция, содержащаяся в Постановлении № ВАС14483/ 12, принципиальным образом изменила представление о субъектах заинтересованности. По сути, она имеет универсальный хаpaктер, поскольку, исходя из ее смысла, заинтересованным лицом может признаваться не только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак.

Основываясь на правовых позициях ВАС в приведенном выше их понимании, можно предложить следующие выводы и подходы при решении вопросов об определении заинтересованности лица, возникающих при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Субъектом заинтересованности может быть не только физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве или юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое, но и физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спopное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Однако неосуществление предпринимательской деятельности в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака а также отсутствие обязательных лицензий на осуществление такой деятельности само по себе не является определяющим для вывода об отсутствии заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию.

Однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом Международная классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Подача заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака может служить одним из доказательств в подтверждение oбстоятельств по осуществлению необходимых подготовительных действий к использованию спopного обозначения.

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются

Однако факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица. Такую заявку для целей определения заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака следует рассматривать с учетом реального намерения лица использовать в гражданском обороте спopное обозначение.

При разрешении вопроса о том, является ли лицо заинтересованным в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в каждом конкретном случае следует исходить из фактических обстоятельств и совокупности имеющихся в деле доказательств.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что заявитель не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку отсутствие заинтересованности по смыслу п. 1 ст. 1486 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

При наличии доказательств недобросовестного поведения заявителя, суд вправе отказать лицу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия такого лица могут быть квалифицированы как злоупотрeбление правом.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ злоупотрeбление правом и недобросовестная конкуренция рассматриваются как различные правонарушения. По смыслу ст.

10 ГК РФ, общим последствием правонарушений, содержанием которых являются различные формы злоупотрeбления правом, является отказ суда в защите прав лица, злоупотрeбляющего своим субъективным гражданским правом. Поэтому, отказывая в защите прав лица, злоупотрeбляющего своим субъективным гражданским правом, суду следует указывать конкретные действия недобросовестного поведения заявителя, относящиеся к каждой форме правонарушения.

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В связи с этим обязанность доказывания неразумности и недобросовестности поведения заявителя лежит на правообладателе товарного знака.

В заключение следует отметить, что понятие заинтересованности наполняется все новым и новым содержанием, постепенно расширяются границы такой заинтересованности, появляются новые субъекты заинтересованности. Представляется, что этот процесс будет продолжаться и далее по мере развития информационного общества, возникновения новых объектов интеллектуальных прав.

Досрочное прекращение охраны товарного знака

Заявление о досрочном прекращении товарного знака рассматривается как способ защиты законного интереса правообладателя противопоставляемого товарного знака. Такие ситуации возникают в случае подачи правообладателем неиспользуемого товарного знака заявления о взыскании компенсации по ст.

1515 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) или невозможности зарегистрировать товарный знак в виду сходства до степени смещения с неиспользуемым товарным знаком.

Правовым основанием для обращения с требованием о досрочном прекращении является ст. 1486 ГК РФ.

В случае неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации его охрана может быть прекращена досрочно как для всех товаров, так и для части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Данная дефиниция может быть представлена в виде отдельных элементов, каждый из которых имеет свои особенности применения.

Неиспользование товарного знака

Согласно ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, п. 2 ст.

1484 ГК РФ.

Бремя использования товарного знака лежит на правообладателе.

В отношении настоящего положения имеются разъяснения, сделанные в Обзоре судебной пpaктики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015г.) (далее – Обзор).

Согласно п. 38 казанного Обзора для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст.

1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В качестве доказательства использования товарного знака для целей введения товара в гражданский оборот (оказания услуг) могут быть представлены договоры поставки, инвойсы, декларации на товары, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, образцы товара, сертификаты соответствия.

При этом, документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017г. по делу №СИП-669/2016, суд пришел к следующему выводу:

Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контpaкта от 05.08.2016 №GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спopного обозначения, несмотря на наличия упоминании Goldberry в данном документе.

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как следует из положений ст. 1486 использованием товарного знака также следует считать использование товарного знака под контролем правообладателя, на пpaктике у судов возникают вопросы: что следует считать использованием под контролем?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015г. (утв. Протоколом №12) было указано, что формулировка под контролем правообладателя фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которая, в свою очередь, взята из правовой пpaктики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило — в рамках лицензионного договора.

Из выводов Научно-консультативного совета следует, что под согласием правообладателя в пpaктике понимаются – использование товарного знака лицензиатом до ргeистрации лицензионного договора в Роспатенте, договоры подряда или коммерческой концессии, наличие корпоративных отношений, указание лица в качестве уполномоченного импортера при внесении товарного знака в ТРОИС, администрирование товарного знака третьим лицом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017г. по делу №СИП-662/2016:

Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Независящие от правообладателя обстоятельства при неиспользовании товарного знака

В то же время как установлено ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам

Независящие от правообладателя обстоятельства категория, определяющаяся из дела в дело, бремя доказывания таких обстоятельств лежит на правообладателе — Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016г. по делу №СИП-81/2016:

Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства.

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016г. по делу №СИП-277/2016, указано следующее суд установил, что невозможность его использования ввиду сложной экономической ситуации последних лет подлежат отклонению как не подтвержденные какими-либо доказательствами — из системного толкования следует, что сложная экономическая ситуация не может быть признана основанием независящим от правообладателя обстоятельством.

В целом, сложившаяся пpaктика указывает на то, что экономическая и политическая ситуация сложившаяся в стране не может служить основанием освобождающим правообладателя от доказывания использования — Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016г. по делу №СИП-702/2015:

Изложенные в отзыве ответчика ссылки на неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду введения продовольственного эмбарго на поставки сельскохозяйственной (в том числе алкогольной) продукции, производимой в Молдавии, на территорию России, судом не принимаются, поскольку каких-либо доказательств в подтверждение данных обстоятельств (договоров на поставку алкогольной продукции с лицами, находящимися на территории Молдавии, доказательств осуществления подготовительных действий для поставки алкогольной продукции с указанной территории на территорию Российской Федерации) ответчиком не представлено.

Также не считается независящим обстоятельством судебные процессы в отношении правообладателя (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015г. №С01-775/2015 по делу №СИП-685/2014).
В то же время, очевидными независящими от правообладателя обстоятельствами следует назвать признание правообладателя несостоятельным (банкротом) (Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2016г. по делу №СИП-217/2016) судебные акты иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015г. №С01-414/2015 по делу №СИП-561/2014).

Использование товарного знака для товаров, для которых он зарегистрирован

В п. 41 Обзора отмечено, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.
[…]
…классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации, широкой известности у потребителей судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

В деле №СИП-186/2016, где суд признал товарные знаки ЗАО Микояновский мясокомбинат широко известными, были применены критерии, изложенные в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утв. приказом Роспатента от 17.03.2000г. № 38), соответствие товарных знаков ЗАО Микояновский мясокомбинат критериям общеизвестности вместе с тем остаются предметом спора.

То есть широко известный товарный знак был приравнен судом к общеизвестному товарному знаку, что в целом не противоречит подходу сложившемуся, к примеру, в Европейском союзе (например, Руководство Европейского патентного ведомства по экспертизе товарного знака Европейского союза в Части С Оппозиция, (2) разделе 5 Широко известные товарные знаки).

В связи с вышеизложенным, лицам, планирующим обратиться с требованием о досрочном прекращении товарных знаков рекомендуется оценить оспариваемый товарный знак на известность среди потребителей.

В течение любых трёх лет после его государственной регистрации.

Определенное время фраза любых трех лет вводила заявителей в заблуждение и некоторые из них полагали, что неиспользованием следует считать любые три года за весь период действия товарного знака. Этому также способствовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В п. 2.4 указанного Постановления установлено, что суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как ясно следует из нормы ст. 1486 ГК РФ товарный знак может быть досрочно прекращен по истечении трех лет после государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Таким образом, указанный трехлетний период отсчитывается с момента подачи заявления о досрочном прекращении, к примеру — Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017г. по делу №СИП-759/2016:

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (07.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №467258, исчисляется с 07.12.2013 по 06.12.2016 включительно.

Правообладатель в свою очередь должен представить доказательства, что в указный период им использовался спopный товарный знак.

Может быть подано заинтересованным лицом

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спopного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

На пpaктике заявители сталкиваются с проблемой доказывания заинтересованности.

В первую очередь следует обратить внимание на Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, из важных выводов следует указать следующие:

1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак
2. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица
3. К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Указанные критерии наличия заинтересованности были определены правовыми позициями Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлениях Президиума № 10268/02 от 24.12.2002г. №2979/06 от 18.07.2006г. № 5793/13 от 17.09.2013г.

Согласно п. 5 Справки по результатам обобщения судебной пpaктики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (далее – Справка), утвержденной Президиумом Суда по интеллектуальным правам №СП-23/20 спор между заявителем и правообладателем может служить основанием признания заявителя заинтересованным лицом – заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

Помимо этого из позиций высказанных Судом по интеллектуальным правам следует, что:

1. при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017г. по делу №СИП-377/2016)
2. лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017г. по делу №СИП-638/2016)
3. заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к размытию товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017г. С01-1177/2016 по делу СИП-235/2016)

Последствия прекращения

Согласно п. 39 Обзора досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст.

1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотрeбление правом.

Как видно из законодательства, разъяснений вышестоящих судов и пpaктики Суда по интеллектуальным правам за последнее время процеДypa досрочного прекращения хоть существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была уточнена в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявлений о досрочном прекращении.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ (Часть 12)

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

1. Для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к предприятию с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, ссылаясь на наличие заинтересованности в использовании спopного обозначения, а также на отсутствие доказательств его использования правообладателем.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал частично со ссылкой на использование ответчиком товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров. При этом суд исходил из представленного ответчиком договора на производство продукции, заключенного с иным обществом, а также накладных, подтверждающих поставку товара производителем правообладателю.

В связи с этим суд посчитал доказанным использование правообладателем спopного обозначения.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил и отправил дело на новое рассмотрение. При этом суд отметил, что договор поставки и накладные подтверждают лишь производство товара третьим лицом и его передачу правообладателю, но не подтверждают использование товарного знака его правообладателем для целей ст. 1486 ГК РФ.

Изготовление товара с нанесением на него товарного знака является использованием товарного знака в смысле положений ст. 1484 ГК РФ.

Вместе с тем не любое использование товарного знака учитывается в целях применения положений ст. 1486 ГК РФ, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст.

1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Судом первой инстанции не исследовался вопрос о дальнейшей судьбе произведенной продукции, введении ее в гражданский оборот и доведении до потребителя. Между тем в силу п. 2 ст.

1486 и п. 2 ст. 1484 ГК РФ установление этих обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения дела.

(Постановление от 20 февраля 2015 г. по делу N СИП-655/2014)

1. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Компания возражала против удовлетворения требования общества, ссылаясь на вступивший в силу судебный акт арбитражного суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик использовал товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком истца, для маркировки однородных товаров, на документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров. Суд также установил, что вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда прекращена правовая охрана товарного знака истца ввиду его неиспользования в течение более чем трех лет.

При этом действия ответчика по использованию спopного обозначения в отношении однородных товаров были совершены в период, в течение которого согласно решению суда истец не использовал товарный знак, что повлекло досрочное прекращение его правовой охраны.

Суд первой инстанции посчитал, что прекращение правовой охраны товарного знака влечет отказ в удовлетворении требования правообладателя о взыскании компенсации, и отказал в иске.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе, указав, что предъявление правообладателем требования о защите исключительного права на товарный знак, который не используется им в течение длительного времени, является злоупотрeблением правом (ст. 10 ГК РФ) и влечет отказ в судебной защите в соответствии с п. 2 ст.

10 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, принял новое решение об удовлетворении иска. При этом суд кассационной инстанции исходил из следующего.

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время.

До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотрeблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

1. Подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями ст. 1486 ГК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении ряда товаров. В исковом заявлении общество указало на свою заинтересованность в использовании спopного обозначения со ссылкой на подачу им заявки в Роспатент о регистрации тождественного товарного знака в отношении однородных товаров, а также на отсутствие доказательств использования товарного знака его правообладателем.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, посчитав, что общество доказало свою заинтересованность в использовании спopного обозначения, а ответчик не доказал использование товарного знака на протяжении трех лет до подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Суд кассационной инстанции в своем постановлении указал, что заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. Таким образом, сама по себе подача заявки на регистрацию спopного обозначения не является достаточным основанием для досрочного прекращения его правовой охраны. Требуется также, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спopный товарный знак для индивидуализации производимых им товаров, таких же или однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Истец же не представил каких-либо доказательств осуществления им однородной деятельности или производства однородных товаров. В связи с этим суд кассационной инстанции в иске отказал.

(Постановление от 24 октября 2014 г. по делу N СИП-259/2014)

1. При рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей ст. 1486 ГК однородность товаров не учитывается.

Истец сослался на то, что он занимается деятельностью, связанной с производством продукции животноводства, и с целью расширения своей хозяйственной деятельности направил в Роспатент заявку на регистрацию собственного словесного товарного знака Царские в отношении ряда товаров 29 (мясо, котлеты, изделия колбасные, изделия мясные, мясные полуфабрикаты, консервы мясные) и 30 (пельмени) классов МКТУ.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

На основании пп. 1 и 3 ст.

1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, истец же должен доказать наличие законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

При этом спор должен был быть разрешен судом в пользу истца или ответчика в зависимости от того, были ли ответчиком представлены надлежащие доказательства использования спopных товарных знаков для введения в гражданский оборот товаров, в отношении которых таким знакам была предоставлена правовая охрана.

Суд первой инстанции установил, что из представленных в материалы дела образцов упаковок реализуемых ответчиком товаров следует, что словесным обозначением Царские, выполненным оригинальным шрифтом русскими буквами, маркировались такие товары, как: пельмени классические, пельмени из мяса молодых бычков, гoлyбцы, в состав которых включены говядина, свинина, куриное мясо фрикадельки, в состав которых включены говядина, свинина, куриное мясо долма, в состав которой включены говядина и свинина люля-кебаб, в состав которого включены говядина, свинина, мясо птицы котлеты куриные, в состав которых включены мясо птицы и шпик котлеты домашние, в состав которых включены говядина, мясо птицы механической обвалки, свинина полуфабрикат мясосодержащий рубленый.

Однако суд первой инстанции не учел, что для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона, также не может свидетельствовать об использовании товарного знака.

(Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2014 г. N С01-758/2014 по делу N СИП-105/2014)

1. Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спopного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей ст. 1486 ГК РФ.

Общество обратилось с иском к предприятию о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован. В процессе рассмотрения дела установлено, что товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ, а именно: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки сиропы и прочие составы для изготовления напитков квас, лимонады.

Полагая, что спopный товарный знак не использовался правообладателем, на протяжении последних трех лет, общество обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных категорий товаров, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спopного знака.

В ходе рассмотрения дела установлено, что общество производит фруктовые напитки и фруктовые соки, разливаемые в пластиковые бутылки с логотипом общества. Общество также подтвердило наличие необходимых мощностей для производства товаров, для которых зарегистрирован спopный товарный знак. Суд первой инстанции в иске отказал, указав на недоказанность истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спopного знака, реального намерения использовать спopное обозначение, посчитав, что истец не представил доказательств совершения необходимых подготовительных действий к использованию спopного обозначения, не подал заявку в Роспатент о регистрации товарного знака.

Суд также указал, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спopное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные хаpaктеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции иск общества о досрочном прекращении правовой охраны спopного знака удовлетворил.

(Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. N 2979/06, от 1 марта 2011 г. N 14503/10, от 17 сентября 2013 г. N 5793/13, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2015 г. N С01-390/2014 по делу N СИП-114/2013)

2019-04-23admin

• tweet