Компенсация за нарушение прав на несколько товарных знаков одного правообладателя

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 43.4 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Постановление № 5/29), если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Решение суда в рассматриваемой ситуации предугадать сложно. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что суд вряд ли удовлетворит требования правообладателя о взыскании компенсации в двукратном размере роялти, установленных в договоре исключительной лицензии за год использования товарного знака. Размер компенсации будет, скорее всего, существенно снижен.

Либо суд в принципе откажет правообладателю в удовлетворении требования, даже если факт нарушения будет доказан. Вам следует обратить внимание суда на следующие обстоятельства.

Во-первых, следует обратить внимание на исключительный хаpaктер лицензии по договору, заключенному между правообладателем и иным юридическим лицом.

Во-вторых, следует обратить внимание суда на то обстоятельство, что цена в лицензионном договоре определена за год использования, тогда как вы использовали товарный знак непродолжительное время.

В-третьих, имеет значение также тот факт, что правообладатель аффилирован с лицензиатом.

Взыскание компенсации за нарушение исключительного права: позиция судов

По данным Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), опубликованным в Отчете о работе кассационной инстанции СИП за первое полугодие 2015 год 1 , с января по июнь текущего года Судом было рассмотрено 716 дел, подавляющее большинство которых (417 дел) связано с защитой интеллектуальных прав. Особое значение для правообладателей имеет защита исключительных авторских и смежных прав.

Способы защиты нарушенных исключительных прав приведены в ст. 1252 ГК РФ. Среди них, в частности:

• пресечение незаконных действий (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ)
• возмещение убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ)
• выплата компенсации вместо возмещения убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)
• признание патента недействительным или частичный запрет на использование фирменного либо коммерческого обозначения (абз. 3 п. 6 ст. 1252 ГК РФ) и др.

Причем, если судить по упомянутому Отчету СИП, чаще других способов защиты правообладатели предпочитают именно компенсацию. Однако на пpaктике в применении этого способа защиты стороны нередко сталкиваются с проблемами, связанными с неоднозначным толкованием той или иной нормы.

Рассмотрим, как разрешают некоторые спopные ситуации суды.

Двукратный размер стоимости экземпляров произведения и другие виды компенсации

За нарушение исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с применением других мер (признание права, пресечения незаконных действий и т. д.) могут требовать, чтобы нарушитель либо возместил причиненные убытки, либо выплатил компенсацию:

• в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.
• в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения
• в двукратном размере стоимости права использования произведения исходя из цены, которая обычно взимается за правомерное использование произведения при аналогичных обстоятельствах (ст. 1301 ГК РФ).

Когда можно требовать с нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительного права и что для этого необходимо, узнайте в
Энциклопедии решений. Договоры и иные сделки интернет-версии системы ГАРАНТ.
Получите бесплатный доступ на 3 дня!

Однако взыскать такую компенсацию в полном размере правообладатель может не всегда. Например, это касается случаев, когда речь идет о сборнике, в котором часть произведений принадлежит заинтересованному лицу, а часть – нет. Так, рассматривая один из споров о взыскании компенсации за незаконное распространение произведений, являющихся частью сборника, суд указал, что компенсация в любом случае должна быть не средством заработка, а должным удовлетворением требований и интересов правообладателя.

В связи с этим сумма требований была уменьшена и рассчитана судом исходя из двукратной стоимости страниц спopных произведений от общего числа страниц книги, умноженной на количество экземпляров издания, по формуле E = 2*(x/y)*z*t, где E – это размер компенсации, х – цена за сборник, у – количество страниц в сборнике, z – количество страниц спopных произведений, t – тираж (Определение ВАС РФ от 23 августа 2012 г. по делу № ВАС-6782/12).

С похожей проблемой может столкнуться правообладатель, требующий выплатить компенсацию за незаконное использование персонажей произведения. Авторские права в соответствии с законом действительно могут распространяться не только на само произведение, но и на его часть, в том числе – на персонаж (п.

7 ст. 1259 ГК РФ). Если нарушитель исключительных прав использовал одного персонажа, суды расценивают это как самостоятельное правонарушение (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2015 г. № 15АП-2963/15).

Трудности могут возникнуть, если речь идет о нескольких персонажах одного произведения.

Руководитель юридического отдела издательства Эксмо Максим Рябыко убежден: Какой бы способ компенсации правообладатель ни выбрал, он должен быть соразмерен нарушению. Не стоит переоценивать свой бренд.

В вопросах защиты интеллектуальной собственности в судебном порядке соразмерная компенсация – это один из принципов, на которых должна быть основана позиция сторон.

Стоит также отметить, что, несмотря на удобный способ расчета компенсации в виде двойной стоимости контрафакта, не все эксперты одобряют ее существование.

Анатолий Семёнов, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности :

Сам принцип расчета убытков, основанный на арифметическом удвоении стоимости контрафактных товаров, является порочным с точки зрения общих подходов гражданско-правовой ответственности, поскольку превращает суд в калькулятор, а взыскиваемую компенсацию – в частный карательный штраф. К тому же еще и рассчитанный на основе стоимости товара, в котором ввиду его контрафактности в принципе не может быть даже намека для обоснования стоимости предъявленного к защите исключительного права .

Объем прав лицензиата и автора

По общему правилу лицензиат, которому выдана исключительная лицензия, может защищать свои права такими же способами, что и автор (ст. 1254 ГК РФ).

Однако судебная пpaктика позволяет сделать вывод, что при определенных обстоятельствах лицензиат может располагать большим объемом прав при защите своих интересов.

Лицензионный договор – договор, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на произведение (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого произведения в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ).

Исключительная лицензия – предоставление лицензиату права использовать произведение без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 ГК РФ).

Неисключительная лицензия – предоставление лицензиату права использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (ст. 1236 ГК РФ).

Издательство 1 заключило лицензионный договор (простая неисключительная лицензия) с автором, который в договоре гарантировал, что литературное произведение не обременено правами других лиц, в частности, другие лицензии на него не выдавались. Однако автор забыл или умолчал о том, что ранее на указанное произведение им была выдана исключительная лицензия другому издателю (Издательство 2). Поскольку в момент подписания лицензионного договора с Издательством 1 исключительные авторские права на спopные произведения принадлежали не автору, а Издательству 2 на основании авторских договоров, данная сделка является недействительной (ст.

168, подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Это стало основанием для обращения Издательства 2 в суд с иском о взыскании с Издательства 1 компенсации за нарушение исключительных прав в виде двойной стоимости контрафактных экземпляров (ст. 1301 ГК РФ).

В этом случае ответчику было бы логично обратиться с регрессным требованием к автору, которым было нарушено обязательство (ст. 1081, п. 4 ст.

1250 ГК РФ). Однако к моменту возникновения спора он скончался.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

О безвозмездном использовании произведений в Интернете (так называемых свободных лицензиях) и о границах свободного использования результатов интеллектуальной деятельности узнайте из нашего материала Интеллектуальная собственность по-новому.

Отстаивая свою позицию, ответчик утверждал, что при наличии лицензионного договора с автором у него не было оснований полагать, что, издавая спopные произведения, он нарушает чьи-либо права. Однако суды пришли к выводу: доводы Издательства 1 о том, что ответственность за нарушение авторских прав наступает только при наличии вины, противоречат нормам ГК РФ. Так, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п.

3 ст. 401, п. 3 ст.

1250 ГК РФ, п. 23 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации далее – Постановление № 5/29). Нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника к такому обстоятельству не относится.

Таким образом, по мнению судов, оснований для освобождения Издательства 1 от ответственности не было.

Вместе с тем Издательство 1 полагало, что заявленные истцом требования несоразмерно высоки. Сложность состояла в том, что в действующем законодательстве ничего не сказано о возможности уменьшить компенсацию, выраженную в двойной стоимости экземпляра. По общему правилу судьи могут определять причитающуюся сумму по своему усмотрению, только если речь идет о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (п.

43.3 Постановления № 5/29).

Однако в обоснование своей позиции Издательство 1 ссылалось на мнение ВАС РФ, согласно которому даже при таком способе компенсации, как выплата двойной стоимости экземпляров, суд обязан исходить из принципов соразмерности и справедливости и не лишен права снизить размер требований (Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 16449/12).

В результате суд встал на сторону Издательства 1, и размер компенсации был уменьшен.

В рассмотренном примере ответчик хоть и добился существенного снижения заявленных истцом требований, тем не менее понес ответственность за действия, в которых не было его вины.

Как подчеркивает Анатолий Семёнов, другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

В рассмотренном споре согласие автора было прямо выражено в договоре неисключительной лицензии и подтверждено в ходе судебного разбирательства. В удовлетворении исковых требований исключительного лицензиата следовало отказать в виду отсутствия нарушения, поскольку данный спор касался лишь ненадлежащего исполнения правообладателем договора исключительной лицензии с истцом (п. 2 ст. 1237 ГК РФ).

Надлежащим ответчиком в таком случае являлась бы наследница автора. Однако вместо этого мы имеем совершенно неправосудные судебные акты о снижении размера компенсации, взысканной с лица, действовавшего с согласия правообладателя, – заключает Анатолий Семёнов.

К тому же в этом примере, по мнению Максима Рябыко, очевидно наличие у лицензиата большего объема прав по сравнению с автором: На мой взгляд, здесь закралось непонимание природы указанных правоотношений – презюмируется, что у лицензиата ровно столько прав, сколько есть у автора. Однако давайте представим, что автор пошел с похожим иском к одному издателю, ранее выдав исключительную лицензию другому издателю.

В СИП или в коллегии по экономическим спорам ВС РФ ему будет отказано в удовлетворении заявленных требований, поскольку было бы налицо явное злоупотрeбление им своими правами.

Более того, Анатолий Семёнов считает, что в рассмотренном примере речь идет именно о ненадлежащем исполнении договора с лицензиатом, а не о нарушении исключительного права. Эксперт обращает внимание на то, что под последним понимается нарушение прав не лицензиата, а автора.

Поэтому сама идея привлечения к ответственности автора или его наследника за нарушение исключительного права, пусть даже и в порядке регресса, в данном случае выглядит абсурдно ввиду совпадения должника и кредитора (ст. 413 ГК РФ).

Нарушены права правообладателя одновременно по 4-ём знакам. Иск подан на компенсацию только по одному

Здравствуйте! В 2014 году я, как ИП ввёз на таможенную территорию товар трех артикулов, более 5000 единиц. Таможня подала в суд о привлечении меня по ст.14.10.

В деле выявлены нарушения по четырем знакам одного правообладателя. Сейчас правообладатель подал иск на компенсацию сославшись на материалы дела суда 2014, но только по одному из 4-х знаков. Вопрос.

Может ли правообладатель впоследствии подать иски на компенсацию по остальным 3-ём знакам ссылаясь на дело 2014г.и на то же количество ввезённого товара? Компенсацию требует в части от 10 тыс.до 5 млн.

Ответы юристов (3)

Может ли правообладатель впоследствии подать иски на компенсацию по остальным 3-ём знакам ссылаясь на дело 2014г.и на то же количество ввезённого товара?
Александр

Да, может. Т.к. было нарушено его право по каждому знаку в отдельности, каждому знаку предоставляется правовая охрана.

Избежать этого можно, если товарные знаки схожи между собой и не имеют значительных отличий, более подробно можно посмотреть в Обзоре судебной пpaктики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав.

Утверждён
Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
23 сентября 2015 г.

32. Незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на
одном материальном носителе является нарушением исключительных прав
на каждый товарный знак.

Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение арбитражного
суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной
инстанции в части размера компенсации, удовлетворил требования истца в полном объеме.
При этом арбитражный суд кассационной инстанции указал, что суды,
взыскивая компенсацию в минимальном размере, не учли, что каждый из трех
товарных знаков является самостоятельным объектом исключительных прав,
подлежащих защите.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права
на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый
неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в
этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.
В результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков суды взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже низшего предела, установленного подп. 1 п. 4 ст.

1515 ГК РФ.

33. Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой
(серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Есть вопрос к юристу?

В данной ситуации речь идет об использовании различных товарный знаков, каждого из 4-х.

При этом закон защищает каждый из этих 4-х товарных знаков. Если при этом правообладатель обратился с суд за защитой его права только на один товарных знак, то это никак не ограничивает ему возможно в последствии обратиться в суд за защитой свои прав на остальные товарные знаки.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)ГК РФ Статья 1477. Товарный знак и знак обслуживания

1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).
2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из хаpaктера нарушения
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

С Уважением.
Васильев Дмитрий.

В дополнение к ответам уважаемых коллег хотелось бы дополнить одно обстоятельство.

Указанные иски правообладатель может подать в пределах трех летнего срока исковой давности. В противном случае, они по Вашему заявлению о пропуске сроков исковой давности не подлежат удовлетворению.

На них распространяются сроки исковой давности.

В подтверждение прилагаю Постановление Президиума ВАС.

С уважением! Г.А. Кураев

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ (Часть 11)

III. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

1. Незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в части размера компенсации, удовлетворил требования истца в полном объеме.

При этом арбитражный суд кассационной инстанции указал, что суды, взыскивая компенсацию в минимальном размере, не учли, что каждый из трех товарных знаков является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ , если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ приведен в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ.

Размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак. В результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков суды взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже низшего предела, установленного подп. 1 п. 4 ст.

1515 ГК РФ.

1. Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Арбитражный суд первой инстанции исковые требования истца удовлетворил в полном объеме. Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суд исходил из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскал компенсацию фактически в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара.

Отменяя решение арбитражного суда первой инстанции в части размера компенсации, арбитражный суд апелляционной инстанции указал, что защищаемые товарные знаки истца фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

1. Незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Арбитражный суд установил, что правообладатель не передавал ответчику права на использование товарного знака. Факт нарушения ответчиком исключительного права истца в результате реализации без согласия правообладателя товара – игрушки – подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (видеозаписью реализации товара в торговой точке ответчика, товарным чеком, приобретенным товаром, приобщенным к материалам дела).

При визуальном сравнении игрушки и персонажа, являющегося товарным знаком истца, установлено их сходство.

На основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации.

1. При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака. При расчете компенсации истец исходил из двукратного размера стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком (подп. 2 п. 4 ст.

1515 ГК РФ).

Арбитражный суд первой инстанции исковые требования удовлетворил в части взыскания пяти миллионов рублей. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено в силе. Суды посчитали, что в данном случае сумма компенсации не подлежит исчислению по правилам, установленным подп.

2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, так как на произведенных товарах незаконно размещен не сам товарный знак, а сходное с ним обозначение.

В связи с этим суды применили подп. 1 п. 4 ст.

1515 ГК РФ и взыскали компенсацию в максимальном размере.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, открытое акционерное общество является правообладателем комбинированного товарного знака, охраняемого свидетельством Российской Федерации. Судами установлено и ответчиком не оспаривалось, что общество с ограниченной ответственность в 2011 – 2012 гг. производило и вводило в гражданский оборот однородные товары, упаковка которых имела аналогичное цветовое решение и изображение.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска по следующим основаниям. Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения (п. 3 ст.

1484, п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

1. Компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, выразившееся в незаконном использовании товарного знака при введении товаров в оборот.

В ходе рассмотрения дела установлено, что предприниматель продал носки в количестве пяти пар, колготки в количестве трех пар и одну шапку, при этом на каждый товар незаконно нанесен товарный знак истца. Купля-продажа товара оформлена одним чеком.

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе по следующим основаниям. Компенсация в соответствии с подп.

1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения.

При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров и вида товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак.

1. При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Гражданин, являющийся обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение ЯрРитуалСервис, обратился в арбитражный суд с иском к О. о прекращении неправомерного использования принадлежащего ему товарного знака, содержащего словесное обозначение Ритуал Сервис, в обозначении похоронного дома Ритуал Сервис с удалением спopного словесного элемента с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, автотрaнcпортных средств.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что предприниматели оказывают однородные услуги, а обозначение Ритуал Сервис, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, что свидетельствует о нарушении его исключительного права.

Отменяя решение и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 1483 ГК РФ и признал недоказанным нарушение исключительных прав истца, поскольку используемые ответчиком слова ритуал и сервис являются неохраняемыми элементами товарного знака, поэтому ответчик вправе использовать указанные слова для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость оценки и исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами в отношении однородного вида деятельности на одной территории, с точки зрения их графического и визуального сходства, а также наличия доминирующего элемента.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда кассационной инстанции не согласилась, постановление суда кассационной инстанции отменила, оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Суды установили, что словесные элементы Ритуал и Сервис используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями.

Вместе с тем использование другими лицами словесных элементов Ритуал и Сервис, в том числе для индивидуализации предпринимательской деятельности, в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, поскольку эти словесные элементы в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности.

При данных обстоятельствах указания суда кассационной инстанции на необходимость исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений не основаны на нормах права, поскольку неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Некоторые вопросы взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак Текст научной статьи по специальности Государство и право. Юридические науки

Похожие темы научных работ по государству и праву, юридическим наукам , автор научной работы — Обухова Татьяна,

Текст научной работы на тему Некоторые вопросы взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

144 ПРОБА ПЕРА Пзу,

имени O.E. Кутафина (МГЮА)

Татьяна некоторые вопросы взыскания

компенсации за нарушение

Института магистратуры исключительного права

О.Е. Кутафина (МГЮА) на товарный знак

По мере развития конкурентных рыночных отношений в России и постепенной интеграции отечественного рынка в мировой потребность в марочных товарах отечественного производства будет устойчиво возрастать, что потребует расширенного применения товарного знака (далее — ТЗ). Являясь объектом исключительного права, ТЗ имеет самостоятельное экономическое значение, так как становится ценным объектом собственности.

Поэтому вопросы эффективной защиты ТЗ вызывают значительный интерес в среде бизнеса. Рассмотрим один из них — выплата компенсации.

Интерес именно к этой форме защиты исключительных прав на ТЗ связан с тем, что в подавляющем большинстве случаев в судебной пpaктике предпочтение отдается именно выплате компенсации, тогда как такой универсальный способ защиты нарушенных гражданских прав, как возмещение убытков пpaктически не применяется правообладателями из-за трудоемкости доказывания размера понесенных убытков (в особенности, упущенной выгоды), что связано с некоторыми реальностями рынка исключительных прав.

Компенсация — специальный способ защиты исключительного права, применяемый только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 Гражданского Кодекса РФ1. Законодательно закреплено два способа расчета компенсации2.

Первый способ расчета, когда правообладатель определяет размер требуемой от нарушителя компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. При этом суд, исходя из хаpaктера нарушения, вправе снизить размер

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №203-ФЗ: [федеральный закон: принят Государственной Думой 24 ноября 2006 г.: с изменениями от 28.11.2015] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (ч.

1). Ст. 5496

2 Вопрос о выделении нескольких различных видов компенсации в науке является дискуссионным. Так, например, Э. П. Гаврилов, Н. Ю. Сергеева выделяют три вида компенсации. См.: Гаврилов Э. П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения // Хозяйство и право.

2013. № 7. С. 3—21 Сергеева Н. Ю. Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак — объект охраны : дис. . канд. юрид. наук. М., 2015. Есть и другие подходы к разделению компенсации на несколько видов.

См., например, Базюк М. Компенсация за нарушение исключительных прав. Как получить адекватную, а не символическую сумму? // Юрист компании.

2014. № 4. URL: http://www.vsedela.ru/index.php?topic=832.0 Пашкова Е. Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной пpaктики // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2013. № 10, URL: http://ipcmagazine.ru/ judicial-practice/compensation-for-infringement-of-the-exclusive-rights-to-trademarks-trends-© Т. Обухова, 2016 of-court-practice.

ellV имени O.E. Кутафина (МПОА)

Некоторые вопросы взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

компенсации, но не ниже низшего предела, установленного законом, т.е. сумма не должна быть ниже десяти тысяч рублей3.

Второй способ, когда сумма рассчитывается в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом законодатель не предусмотрел возможность суда снизить сумму, заявленную правообладателем.

Возникает вопрос, вправе ли суд по своему усмотрению снизить размер компенсации, рассчитанный вторым способом? Однозначного решения обозначенного вопроса на пpaктике не сформировалось.

Так, в деле Фабрика Красный Октябрь против фабрики Славянка суд исходил из невозможности снижения размера компенсации, рассчитанной в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. Суд указал, что п. 4 ст.

1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ (т.е. исходя из двукратной стоимости товара либо двукратной стоимости права использования исключительного права) ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Суд кассационной инстанции своим решением отменил предыдущие решения в части взыскания компенсации, поскольку судом была необоснованно в значительной степени снижена заявляемая правообладателем сумма4.

Другой подход обозначен в деле ООО Александровы погреба против ООО Логос и ООО Саман. Истец указал сумму компенсации, рассчитанную исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров. Суд определил, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поскольку п. 4 ст.

1515 ГК предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности — компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами, то выработанные подходы применимы и к пpaктике взыскания компенсации, рассчитанной согласно пп. 2 п. 4 ст.

1515. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием5.

П.43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 29 от 26.03.2009 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации // Российская газета. № 70. 22.04.2009.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по □

146 ПРОБА ПЕРА Пзу,

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Таким образом, единого подхода к решению вопроса о снижении компенсации, рассчитанной вторым способом нет.

Стоит согласиться с авторами, указывающими именно на компенсационный, а не карательный хаpaктер рассматриваемой меры. Главное назначение компенсации — это восстановить положение правообладателя.

Взыскание компенсации не должно быть направлено на обогащение истца — правообладателя.

Зачастую в исковом заявлении правообладатель указывает сумму компенсации, которая, хотя и рассчитана по всем правилам, однако явно несоразмерна последствиям, которые наступили в результате правонарушения. В связи с этим полагаю целесообразно внести некоторые изменения в Гражданский Кодекс РФ.

В частности, видится необходимым прямо закрепить возможность суда снизить заявленный истцом размер компенсации независимо от того каким способом был произведен ее расчет. При этом суд должен исходить из хаpaктера нарушения, требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

2019-04-09admin

• tweet